LexLegal
04/7/2025
Por Luciano Teixeira
A Ferrari conquistou uma importante vitória judicial na União Europeia ao restabelecer o direito de uso da marca Testarossa, nome histórico que marcou os anos 1980 no mercado automobilístico e na cultura pop. O Tribunal Geral da União Europeia (TJUE) decidiu que a montadora italiana fez “uso genuíno” da marca, mesmo sem produzir novos carros com esse nome desde 1996. A decisão derruba entendimento anterior do Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), que havia cancelado o registro sob o argumento de desuso.
A disputa teve início após o EUIPO tentar revogar os direitos sobre a marca, alegando que a Ferrari não teria utilizado efetivamente o nome Testarossa por pelo menos cinco anos consecutivos — condição necessária para manter uma marca registrada válida no bloco europeu. Contudo, o TJUE entendeu que a montadora continuou a explorar comercialmente o nome, ainda que de forma indireta, por meio de revenda de veículos, fornecimento de peças e acessórios, e licenciamento de produtos em escala reduzida, como miniaturas colecionáveis.
O Testarossa, com seu motor de 12 cilindros e visual icônico — incluindo as marcantes entradas de ar laterais apelidadas de “raladores de queijo” — foi um dos modelos mais populares da Ferrari, com mais de 7 mil unidades fabricadas entre 1984 e 1996. O modelo também ganhou projeção global ao figurar na série de televisão Miami Vice, consolidando seu status como símbolo cultural da década de 1980.
A decisão do TJUE reconhece que marcas vinculadas a produtos descontinuados podem permanecer válidas juridicamente, desde que sigam sendo utilizadas de forma coerente com sua função distintiva no mercado. Ou seja, mesmo que um item não esteja mais em produção, sua marca ainda cumpre o papel de identificar a origem de produtos e serviços, desde que isso seja comprovado. Para a Ferrari, essa comprovação veio da venda de peças originais, da certificação oficial de autenticidade de veículos usados e do licenciamento formal de produtos colecionáveis.
Uso genuíno e jurisprudência europeia
Para o advogado Fabrício Bertini Pasquot Polido, sócio do L.O. Baptista e especialista em propriedade intelectual, a decisão do TJUE representa um marco para a jurisprudência europeia sobre o que constitui “uso genuíno” de marca registrada.
“A comercialização de carros Testarossa usados por revendedores autorizados ou com consentimento implícito da Ferrari caracteriza uso genuíno da marca, pois preserva sua função essencial de indicar a origem comercial do produto”, diz.
O advogado destaca que a certificação prestada pela Ferrari aos veículos de segunda mão — atestando a originalidade e procedência — reforça o vínculo da marca com o mercado, além de manter vivo seu potencial distintivo. “O fornecimento de peças e acessórios também foi reconhecido como utilização legítima do sinal distintivo, pois essas atividades mantêm a marca viva no mercado”, afirma.
No caso das miniaturas, Polido aponta que a venda de modelos licenciados e identificados como “Ferrari Official Licensed Product” demonstrou a continuidade do uso da marca de forma clara: “A venda de modelos em escala de miniaturas do modelo Testarossa demonstrou que a marca continuava a ser usada no mercado com autorização da Ferrari, reforçando seu caráter distintivo”, avalia.
A decisão, segundo ele, é importante porque confirma que mesmo um modelo fora de linha pode sustentar a validade da marca, desde que a empresa demonstre a manutenção de sua função de identificação no mercado.
Gestão ativa e o risco da caducidade: lições para o Brasil
Para Cédric André Sikandar, consultor de propriedade intelectual do NHM Advogados, destaca a importância da gestão ativa do portfólio de marcas, especialmente para empresas que detêm nomes icônicos. “Se o dono da marca deixa de usá-la, por certo tempo, ele pode perdê-la. Mas a Ferrari demonstrou que ainda a utilizava mesmo que indiretamente, por meio de licenciamento”, ressalta.
Segundo Sikandar, a estratégia da Ferrari foi bem-sucedida porque teve base contratual sólida. O uso indireto, via contratos de licenciamento e atividades secundárias — como peças e produtos colecionáveis — foi essencial para reverter a decisão de anulação. “O caso expõe a importância de uma boa gestão contratual dos direitos de marca. Ter demonstrado o uso, por meio de contratos de licenciamento, foi essencial para reverter a decisão de anulação.”
Ele lembra que o risco de caducidade é real também no Brasil. Um exemplo citado por ele é o da marca Modess, da Johnson & Johnson, que foi cancelada por falta de uso. Outra empresa alegou abandono e assumiu o registro. “Quem possui marcas muito atrativas, como a Testarossa, deve ter esse cuidado.”
Apesar disso, Sikandar ressalta que assumir uma marca caduca nem sempre é uma estratégia inteligente. No caso da Modess, por exemplo, o nome já estava fortemente associado a produtos com imagem ultrapassada.
Impactos para o mercado brasileiro de propriedade intelectual
A vitória da Ferrari pode servir como referência para o Brasil, onde o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) também exige o uso efetivo da marca para garantir sua manutenção após o prazo inicial de cinco anos. Nesse sentido, a decisão europeia pode inspirar empresas brasileiras a reforçarem suas práticas de licenciamento, certificação e comercialização indireta, inclusive no setor de bens duráveis e de luxo.
Fabrício Polido acredita que a jurisprudência do TJUE pode ser replicada no país. “Minha opinião é afirmativa, incluindo a possibilidade de ampliar licenças de produtos e serviços derivados (miniaturas, merchandising) de modo a fortalecer a posição de uso suficiente e genuíno por parte da detentora do registro.”
Ele defende que mecanismos como controle de revendas e selos de autenticidade também são eficazes para demonstrar o uso contínuo de uma marca no mercado brasileiro, mesmo após a descontinuação do produto principal. “O próprio controle de revendas e a concessão de selos de autenticidade podem reforçar a defesa da marca perante pedidos de nulidade ou caducidade.”
Para Polido, a principal lição do caso Testarossa é que a marca não pode ser tratada apenas como um nome comercial, mas como um ativo intangível estratégico, cuja relevância transcende a presença física do produto original.
A força simbólica e econômica das marcas antigas
A decisão do TJUE também levanta uma discussão mais ampla sobre o valor simbólico das marcas, especialmente em mercados como o automotivo, o de moda e o de entretenimento. Mesmo com a descontinuação de um modelo, o nome pode manter forte apelo comercial e emocional junto aos consumidores — seja por meio de nostalgia, de colecionismo ou de associação a determinados estilos de vida.
A Ferrari, ao manter a marca Testarossa viva por meio de estratégias combinadas de revenda certificada, licenciamento oficial e merchandising autorizado, conseguiu comprovar que sua marca segue relevante e atuante no mercado, mesmo sem lançar novos modelos com o nome.
Essa combinação de fatores foi decisiva para que o tribunal entendesse que o uso da marca era legítimo, suficiente e contínuo. Para empresas que operam em setores fortemente baseados em imagem e reputação, esse caso representa um precedente importante sobre a importância de gerir ativamente seus ativos intangíveis.
Disponível em: Ferrari vence disputa na União Europeia e restabelece direitos sobre marca Testarossa
