Valor Econômico
19/10/2016

Advogado André Mendes: estilista Marcelo Sommer registrou o nome como marca e posteriormente a vendeu

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidiu que o estilista Marcelo Sommer não pode usar o próprio nome. Os desembargadores da 5ª Câmara de Direito Privado entenderam que ele perdeu o direito ao vender sua empresa – a Sommer Confecções – e marca para um grupo catarinense.

A discussão foi levada ao Judiciário depois de o estilista assinar um contrato com a C&A. A rede lançou uma coleção especial com seu nome, o que para a Sommer Confecções seria ilegal.

No caso, os desembargadores tiveram que decidir se a associação do nome Marcelo Sommer à coleção da rede C&A estaria vinculada à marca, vendida ao grupo catarinense, ou ao uso de nome civil – com a função de apenas identificá-la.

O entendimento do relator do caso, desembargador João Francisco Moreira Viegas, foi de que o estilista violou a cláusula de não concorrência que consta no contrato de compra e venda com o grupo catarinense. “A inscrição do nome nas etiquetas das peças por ele idealizadas para a C&A inegavelmente permite questionamento sob a ótica da obrigação contratual de concorrência”, diz.

Na decisão, o desembargador afirma ainda que a assinatura não havia sido utilizada apenas para evidenciar “de modo meramente informativo” a autoria da coleção. Segundo ele, o uso do nome Marcelo Sommer fomentou a comercialização dos produtos por meio de aproveitamento “tanto do nome do estilista quanto da própria marca Sommer”.

Decisão similar já havia sido proferida pela 2ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça paulista. O caso analisado envolvia a marca Tufi Duek. O estilista vendeu a sua marca e tempos depois assinou uma coleção com a filha.

Há também entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que em situações como essas não se pode aplicar a teoria da distância – que possibilita a convivência harmônica entre marcas. Somente seria possível se os ramos de atividade fossem distintos e não induzissem o consumidor a erro.

Advogado representante da Sommer Confecções, André Mendes, do escritório do L. O. Baptista-SVMFA, afirma que o uso da marca está protegido por registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). As duas formas, Marcelo Sommer e Sommer, foram registradas na classe 25, que trata de vestuário.

“O estilista registrou o nome como marca. Virou um patrimônio e esse patrimônio foi vendido por um punhado de milhões de reais. Então, para usar a marca, a C&A deveria ter pedido autorização à empresa e não ao estilista”, diz o advogado.

Especialista na área, o advogado Paulo Parente, do escritório Di Blasi, Parente & Associados, entende que a decisão do TJ-SP está de acordo com a Lei da Propriedade Industrial – nº 9.279, de 1996. Ele diz que só poderia haver dúvidas se o nome do estilista não tivesse sido registrado como marca. “Mas a partir do momento em que o próprio estilista fez o registro do nome como marca e cedeu esse nome para uma outra empresa, perdeu o direito ao uso”, afirma.

De acordo com o advogado, o estilista pode continuar usando o seu nome normalmente para os atos da vida civil. “O que ele não pode é agregar valor como marca. Isso, no entanto, não o impede de continuar atuando no mercado. O estilista pode, por exemplo, trabalhar para uma outra marca ou criar um novo nome.”

Procurada pelo Valor, a defesa do estilista Marcelo Sommer não deu retorno até o fechamento da edição. Já a rede C&A informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não iria se manifestar sobre o assunto.